Francia: Los elementos intangibles de la franquicia

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Publicado el 16.2.2024


A la hora de crear una red de franquicias, es necesario que coincidan una serie de factores para dar contenido a un "concepto" comercial y protegerlo. En el centro de estos factores se encuentran la marca y el Know-How quiere decir el saber hacer, que a veces son pasados por alto por los franquiciadores que no son especialistas en la materia. La marca mal planteada o gestionada; los conocimientos mal definidos, mal protegidos o mal comunicados: las consecuencias de una mala gestión de estos activos pueden ser nefastas para la validez de la red.




  • Marca

  • Know-How (sABER hACER)

  • Una definición amplia

  • Normas de protección estrictas y a veces desatendidas

  • Respeto del Know-how por parte del franquiciado

  • Cuestionar el Know-how

  • Conclusión

Marca

La marca no es sólo el nombre original elegido por el franquiciador para denominar e identificar su red y sus productos. Ante todo, es un título de propiedad y, por tanto, un activo estratégico de la franquicia, cuya protección y valor deben gestionarse con el máximo rigor.

Muchos empresarios no especializados en este campo descuidan los pasos que conlleva dicha gestión:

  • La difícil elección de un nombre nuevo, original y fuerte, que destaque sobre las marcas y otros signos distintivos preexistentes (y que, por tanto, haya sido objeto de serios controles previos, para evitar litigios por parte de terceros, como titulares de derechos anteriores).
  • Una estrategia territorial: ¿se pretende extender el signo al extranjero, inmediatamente o a medio plazo, en cuyo caso su elección es más complicada y los derechos anteriores potencialmente problemáticos son más numerosos?
  • Presentaciones únicas o con múltiples variantes, en función de la fuerza que el franquiciador quiera dar a su marca y de los objetivos de la red.
  • Gestión sostenible: supervisar las renovaciones decenales, responder a las incidencias planteadas por las oficinas o terceros, desarrollar su marca y realizar nuevos registros, si fuera necesario, etc.
  • Explotación real: Una marca debe ser explotada, sobre todo cuando es el principal elemento de atracción de una franquicia. Además del papel del propietario, los contratos firmados con los franquiciados deben detallar con precisión sus obligaciones a este respecto, con el fin de dar vida a la marca y apoyar el desarrollo de la red. Lo mismo ocurre con la comunicación en torno a la red, impulsada por la originalidad y la novedad de una marca y de sus productos, y que contribuye progresivamente -así lo esperamos- a la notoriedad de la marca y a la solidez de la franquicia.
  • Una defensa activa de la marca: se trata de establecer una vigilancia jurídica intensiva para estar alerta y reaccionar en caso de aparición de señales distintivas competidoras, idénticas o similares. Se trata también de disponer de una política activa de lucha contra las infracciones de marca (requerimientos, oposiciones, acciones de infracción o de nulidad; ciberocupación, etc.).
  • Valoración de la marca: especialmente cuando se trata de franquicias, ya que este activo es un elemento unificador esencial de la red.
  • Esta valoración, en diferentes etapas de la vida de la red, a menudo se descuida, debido a la naturaleza intangible de la marca, a pesar de que es un activo importante.
  • La percepción de la marca como uno de los componentes intangibles de la red, junto con los conocimientos técnicos, en particular. Se trata de una estrategia global para enmarcar y proteger un concepto, que difiere de una simple licencia de marca. La jurisprudencia lleva regularmente a recalificar un contrato de licencia como contrato de franquicia y viceversa[1].

Asimismo, para calificar y consolidar adecuadamente este marco general, los actos constitutivos de la red, y en particular el contrato de franquicia, deben organizar adecuadamente las normas relativas a la protección y explotación de la marca y de los conocimientos (saber hacer / Know-how)

Know-how

Como elemento más intangible de los intangibles, el know-how no es un derecho de "propiedad intelectual", sino un simple hecho jurídico de "posesión de información", protegido esencialmente por el secretismo que sus poseedores establecerán en torno a él.

No es específico de la franquicia, por supuesto, pero tiene especial importancia en este contexto, ya que, aunque único y confidencial, se comparte dentro de la red e incluso la distingue de una simple colaboración en torno a una mera marca comercial. Su control y firmeza son, por tanto, componentes clave de la caracterización y viabilidad de la red.

Una definición amplia

En la práctica, se trata de los métodos "confidenciales"[2] comerciales o técnicos de una empresa que, habiendo contribuido a su éxito, se comunican a su red de franquiciados a cambio de una remuneración, en particular a través de la asistencia comercial y técnica debida a estos últimos.

La jurisprudencia y la normativa europea han podido dar una definición bastante convergente del know-how: "conjunto finalizado de conocimientos prácticos, transferibles, no inmediatamente accesibles, no patentados, resultantes de la experiencia del franquiciador, experimentados por éste y que confieren una ventaja competitiva a la persona que los domina"[3].

Más allá de las definiciones jurisprudenciales y empleadas del know-how, este último es ahora uno de los componentes del "secreto comercial", un concepto más amplio y económico que técnico, regulado a nivel europeo, pero cuyos tres criterios son bastante similares a los del know-how. Así, la Ley francesa n.º 2018-670, de 30 de julio de 2018, por la que se transpone la Directiva n.º 2016/943 sobre secretos comerciales, lo define como cualquier información:

  • que no sea, en sí misma o en la configuración y reunión exactas de sus elementos, generalmente conocida o fácilmente accesible a las personas familiarizadas con este tipo de información debido a su sector de actividad (más convencionalmente denominada información " confidencial ")
  • tiene un valor comercial real o potencial debido a su carácter confidencial
  • sea objeto de medidas de protección por parte de su poseedor legítimo que sean razonables, habida cuenta de las circunstancias, para preservar su carácter confidencial.

Normas de protección estrictas y a veces desatendidas 

Si bien es un elemento fuerte de la validez y de la exigibilidad de la red de franquicia, el saber hacer es a veces descuidado por el franquiciador, pero también por los franquiciados que no lo conocen suficientemente.

Por parte del franquiciador, rara vez se identifica con el rigor necesario, es decir, rara vez se elabora, describe y documenta de forma completa y operativa. Esta dificultad también se encuentra en los litigios o durante la negociación contractual, cuando se trata de establecer la existencia, el alcance y la comunicación de un supuesto know-how. Con demasiada frecuencia se confunde con la mera existencia de la marca, que no es suficiente.

También por parte del franquiciador, la transferencia efectiva del know-how a los franquiciados es una obligación fundamental, para permitir su aplicación operativa dentro de la red. En particular, el franquiciador debe preparar y conservar pruebas detalladas de esta comunicación.

Como "obligación de resultado", la falta de comunicación o la comunicación incompleta pueden obviamente generar litigios entre las dos partes, y amenazar la validez del contrato de franquicia.

Esta obligación no es sólo puntual, cuando un franquiciado entra en la red, sino que continúa, en particular a través de la obligación paralela de formación. En particular, el franquiciador es libre de desarrollar sus conocimientos (junto con su marca), siempre que ello no cause una alteración inadecuada del concepto mismo de la red, ya que los franquiciados son naturalmente reacios a cambiar un método o modificar una marca que ha contribuido al éxito de una franquicia. En este caso, el franquiciador no sólo debe preocuparse por la justificación objetiva de tal elección, sino también prever y organizar la transición a una nueva versión de su saber hacer, tanto mediante información y formación internas, como mediante una comunicación pública adecuada, con el objetivo de no amenazar los fundamentos y la sostenibilidad de la franquicia.

Tanto por parte del franquiciador como del franquiciado, su secretismo no siempre se toma en serio ni se organiza lo suficiente.

Por un lado, no basta con calificar una información de "know-how" para que encaje realmente en los criterios de definición de esta noción jurídica. En realidad, demasiada de la información así calificada ya está descrita en diversas fuentes públicas, o es tan obvia que los franquiciados podrían descubrirla por sí mismos sin mucho esfuerzo. En consecuencia, la validez de estos conocimientos resultaría frágil ante un tribunal y, por lo tanto, ante la red.

Por otra parte, tanto los franquiciadores como los franquiciados no siempre toman las medidas de protección necesarias para mantener su concepto. Sin embargo, las consecuencias de la filtración de conocimientos pueden ser graves, ya que una vez que se han hecho públicos ya no se pueden "atrapar" y el franquiciador sólo puede pedir una compensación económica, que no es su objetivo principal. Así pues, el propietario debe organizar realmente esta protección, tanto internamente como de cara a los franquiciados. Se trata, pues, de adoptar medidas técnicas y organizativas enérgicas, pero también de especificar correctamente estas obligaciones en el contrato, incluido el derecho a una revisión periódica. En particular, la sensibilización de los empleados y directivos es un factor clave para la solidez del carácter secreto de un "know-how".

Por último, el know-how debe tener un valor realmente sustancial en el mercado de referencia. El know-how debe incluir un conjunto de elementos que constituyan una ventaja competitiva real, para el franquiciador y los franquiciados, en comparación con la información de que disponen los competidores en el sector de actividad en cuestión.

Este es a menudo el elemento más difícil de establecer, y por tanto de probar, incluso si su caracterización puede resultar de un conjunto de índices débiles pero convergentes, como su experimentación real por el franquiciador[4] o el éxito de la red, y en general la prueba del vínculo causal entre el uso real del know-how y los resultados de la franquicia.

Por tanto, el licenciatario debe identificar y supervisar sus conocimientos, protegerlos con medidas adecuadas, comunicarlos a los franquiciados con requisitos de protección estrictos y controlados y, sobre todo, garantizar su aplicación y conformidad dentro de la red.

Respeto de los conocimientos "Know-how" por el franquiciado

Como se ha indicado, este respeto se prevé en primer lugar de manera precisa en las estipulaciones del contrato, imponiendo al franquiciado fuertes obligaciones en este ámbito y naturalmente, en primer lugar, una obligación de confidencialidad detallada y controlada.

El incumplimiento de esta confidencialidad no sólo dará lugar a la rescisión inmediata del contrato por parte del franquiciado, sino también a una condena a indemnizar al franquiciador por el perjuicio causado. Esta pérdida suele ser sustancial, dado que generalmente es imposible compensar la divulgación de información secreta, y el secretismo es un elemento fundamental de la franquicia[5].

Otro posible fallo es que el franquiciado no ponga en práctica los conocimientos en cuyo caso el franquiciado es responsable y se arriesga a la rescisión del contrato. Sin embargo, el franquiciador debe aportar la prueba de este incumplimiento, basándose en particular en la documentación de los conocimientos y en las prácticas reales del resto de la red. Para ello, es esencial que el contrato incluya el derecho a auditorías periódicas, así como la obligación por parte del franquiciado de facilitar información rigurosa, por ejemplo, sobre cualquier reclamación de clientes o incidente relacionado con la aplicación de un método o proceso.

Cuestionario del Know-how 

Los franquiciados en litigio con su franquiciador tienen a veces la tentación de impugnar la existencia misma del know-how asociado a la franquicia (en particular, la trivialidad de la información supuestamente exclusiva y confidencial), o la eficacia de su comunicación. Dado que soportan la carga de la prueba, les corresponde en primer lugar demostrar que sus alegaciones son sólidas.

Ante los posibles inicios de prueba, corresponde entonces al franquiciador, por su parte, demostrar la existencia y/o comunicación de este know-how. En primer lugar, aportando la prueba de la existencia de una documentación debidamente protegida, una guía, un manual o una herramienta digital que defina el contenido de estos conocimientos[6]. El paso del tiempo también puede aportar indicios: un franquiciado que impugna abusivamente una parte de los conocimientos después de 20 años sin la menor objeción, la pertenencia de larga duración del franquiciador a la Federación Francesa de la Franquicia y, por tanto, a su código ético, la rentabilidad global de la red a lo largo de varios años, etc.

En su defecto, la ausencia de know-how o su comunicación efectiva y continua a los franquiciados puede conducir a la nulidad del contrato de franquicia o incluso a la desaparición de la red[7], con la obligación de restituir las sumas abonadas por el franquiciado en virtud de este contrato. Sin embargo, los tribunales siguen siendo muy prudentes a este respecto, sobre todo si el litigio surge muy tarde[8]. En cambio, algunos tribunales recalifican el contrato como contrato de obra y servicio, excluyendo así la obligación de restitución financiera.

Por otra parte, si el franquiciador no ha conseguido mantener en secreto sus conocimientos durante toda la duración de la franquicia, además de rescindir el contrato, corre el riesgo de que se le condene a indemnizar al franquiciado por los perjuicios sufridos como consecuencia de ello.

Conclusiones

En definitiva, si el franquiciador desea garantizar la validez de su red de franquicia, debe seguir unas buenas prácticas rigurosas para garantizar la protección de los elementos inmateriales de su concepto y, en particular, el know-how, componente esencial de este marco jurídico ventajoso pero frágil:

  • Una auténtica estrategia de registro, gestión y promoción de la marca.
  • Aplicación de medidas de protección jurídicas, técnicas y organizativas sólidas
  • Inclusión de cláusulas rigurosas y exigentes en el contrato de franquicia
  • Comunicación eficaz y completa de los conocimientos a los franquiciados, incluida una formación y sensibilización renovadas sobre estas cuestiones
  • Conservación de las pruebas relativas a estas diferentes etapas de identificación, protección, comunicación y explotación de la marca y el know-how
  • Organización de controles, auditorías e intercambios regulares con los franquiciados, con el fin de garantizar el cumplimiento y la aplicación efectiva de la marca y el know-how.

Desgraciadamente, estas buenas prácticas no siempre se conocen ni se aplican, lo que socava la validez y el éxito de la red.

[1] Véase aquí: Tribunal de Apelación de Grenoble, 3 de marzo de 2022, nº 19/02810: JurisData nº 2022-006276
[2]Véase aquí: TJUE, 28 de enero de 1986, aff. 161/84, Pronuptia
[3] Véase aquí: Tribunal de Apelación de París, 31 de mayo de 2017, n° 15/13702, prev. - Véase también Cass. Com., 8 de junio de 2017, n° 15-22.318; y también el artículo 1, letra (g), del Reglamento VBER n° 330/2010.
[4Véase aquí: Tribunal de Apelación de París, 9 de enero de 2019, nº 16/21425.
[5Véase aquí: Tribunal de Apelación de Nancy, 14 de octubre de 2020, núm. 19/01736
[6Véase aquí: Tribunal de Apelación de París, Pole 5, Sala 4, 22 de mayo de 2019 - n° 17/05279
[7Véase aquí: Tribunal de Apelación de Chambéry, Sala 1ª, 3 de octubre de 2023, n° 21/00142
[8Véase aquí: Ver nota 4

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Frédéric Bourguet

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