Los elementos intangibles del contrato de franquicia en Italia

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​​​​​​​​​​​​​​​​Publicado el 19​.4.2024


El éxito de la red de franquicia depende no sólo de los elementos tangibles del contrato de franquicia, sino también y sobre todo de los elementos intangibles que la distinguen. Entre ellos, desempeñan un papel de considerable importancia la marca, que permite identificar al franquiciador y a su red en el mercado, y el know-how, que consiste en los conocimientos adquiridos y desarrollados por el franquiciador que los franquiciados pueden explotar para disfrutar de las ventajas económicas ya disponibles en el mercado y asociadas a los productos o servicios ofrecidos.



La marca

Entre los elementos intangibles, la marca tiene un papel crucial. De hecho, la marca es un elemento esencial porque desempeña un papel clave para la promoción de los productos y servicios y permite así determinar el éxito de la red de franquicia. Esto demuestra que la marca no es sólo un simple ”signo distintivo” que el franquiciador da a su propia red, sino que representa la imagen comercial a través de la cual la red de franquicia se acredita en su mercado objetivo.

El papel clave que la marca juega para la red de franquicias requiere que el franquiciador la proteja adecuada y eficazmente frente a cualquier otro competidor. Sin embargo, al elegir su propia marca, el franquiciador debe respetar la legislación contenida en el Código de Propiedad Intelectual italiano (en adelante “CPI”), emanado en Italia por el Decreto Legislativo italiano n. 30 del 2005.

En el artículo 7 del CPI, el legislador italiano ha establecido qué requisitos debe reunir la marca para ser establecida y, en consecuencia, registrada. La disposición mencionada establece que “Podrán registrarse como marcas todos los signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los sonidos, la forma del producto o de su presentación, las combinaciones de colores o las tonalidades, siempre que: 

a) permitan distinguir los productos o servicios prestados por una empresa de los prestados por otras empresas; y 
b) estén representados en el registro de forma que permita a la autoridad competente y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección conferida al titular".

El legislador ha establecido que la marca debe tener características tales que permitan la correcta identificación de los productos y servicios prestados por el franquiciador y debe ser adecuada para permitir la distinción entre esos productos y los prestados por los competidores. Aunque el registro de la marca no es obligatorio por ley, es recomendable que el franquiciador proceda a ello. De hecho, registrar la marca permite a su titular ejercer los derechos regulados en el artículo 20 del CPI, incluido el derecho a impedir que terceros no autorizados utilicen una marca similar o idéntica. De esta forma, el titular de la marca podrá asegurar la exclusividad y la identidad de su empresa en el mercado.

En función del uso que el franquiciador quiera hacer de su marca y de la estrategia económica que quiera seguir, podrá optar por registrar la marca a nivel nacional, europeo o internacional. Una vez hecha la elección territorial, el franquiciador deberá identificar la categoría de productos o servicios para los que pretende registrar su propia marca. A continuación, antes de presentar la solicitud ante la oficina de referencia, el franquiciador deberá realizar una verificación previa para asegurarse de que su marca reúne el requisito de  “novedad”. De hecho, el franquiciador deberá verificar que su propia marca no sea similar o idéntica a ninguna otra marca ya registrada en el mismo territorio o relacionada con los mismos productos o servicios ofrecidos. Por lo tanto, se deduce que el registro de la marca sólo puede realizarse en caso de que la verificación previa tenga un resultado negativo y, por lo tanto, sólo después de que el franquiciador haya verificado que no existen otras marcas anteriores idénticas o similares registradas en el mismo territorio y para la misma categoría de productos o servicios.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que los derechos de uso de una marca sólo son válidos en el territorio del Estado en el que se efectúa el registro. Por lo tanto, es esencial que el franquiciador que pretenda establecer una red de franquicias en Italia o que pretenda exportar su red de franquicias al extranjero desde Italia elija correctamente el registro de la marca.

La protección de la marca en varios territorios puede lograrse mediante: i) una serie de registros “únicos”, que deben efectuarse en las distintas Oficinas Nacionales de Marcas de todos los países en los que se desee obtener protección, ii) mediante el registro de una marca europea, válida en toda la Unión Europea, iii). mediante el registro de una marca internacional.

El registro de una marca europea es válido en todos los países de la Unión Europea y se extiende automáticamente a las nuevas inscripciones. La solicitud de registro debe presentarse ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), y el registro tendrá una validez de 10 años. El registro de una marca comunitaria puede renovarse indefinidamente por otros diez años.

Por último, en cuanto al registro internacional de marcas, conviene aclarar que en realidad no existe una marca con validez internacional, sino que es posible proceder a una extensión internacional de la marca registrada a nivel nacional o europeo, en todos los países adheridos al Tratado de Madrid. Esta extensión internacional de la marca debe realizarse a través de la Oficina de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en Ginebra. En este caso, el franquiciador que desee registrar su marca a nivel internacional deberá indicar en la solicitud los países para los que solicita la extensión y protección de su marca. Para los países que no se hayan adherido al Tratado de Madrid sobre la Marca Internacional, el franquiciador procederá mediante registros individuales que deberá realizar en la Oficina Nacional de Patentes del país en el que pretenda expandir su red de franquicias.Una vez registrada la marca, el franquiciador deberá realizar un seguimiento constante en los registros de referencia para comprobar que no existen terceros competidores que vulneren sus derechos. La vigilancia constante de los registros permite al franquiciador actuar con prontitud para proteger sus propios derechos en caso de violación.

La ley permite al franquiciador ceder el uso de la marca y sus derechos a terceros, manteniendo la propiedad de la marca. Esta cesión tiene lugar mediante una licencia de uso, a través de la cual el franquiciador permite al franquiciado utilizar la marca y sus signos distintivos. La licencia de uso de la marca es uno de los elementos constitutivos del contrato de franquicia que, por un lado, garantiza a todos los franquiciados el uso de la marca propiedad del franquiciador y, por otro, asegura al franquiciador los beneficios de aumentar y extender el impacto de su propio negocio dentro de la red de franquicia. El uso de la marca elegida por el franquiciador es obligatorio para todos los franquiciados, que están obligados a utilizarla en el mercado como parte de las operaciones comerciales inherentes a la red y, al mismo tiempo, a cumplir sus requisitos y normas. Por esas razones, es esencial introducir en el contrato de franquicia cláusulas de resolución destinadas a aplicar todas las precauciones necesarias para inhibir el uso de la marca por franquiciados que violen o dañen la marca del franquiciador.​​

En definitiva, la marca representa la imagen comercial de la empresa en el mercado y su utilización es el primer factor de expansión de la red de franquicia. El uso de la marca garantiza notoriedad a toda la red que podrá explotar el efecto de sinergia de la franquicia.

El know-how

​Otro elemento intangible que distingue al contrato de franquicia de otras formas contractuales similares es el know-how, que permite al franquiciado explotar la ventaja competitiva adquirida por el franquiciador en el mercado frente a posibles competidores.

1. La definición de know-how

Por know-how se entiende “un patrimonio de conocimientos prácticos no patentados derivados de la experiencia y de las pruebas realizadas por el franquiciador, patrimonio que es secreto, sustancial e identificado”. La definición de know-how figura en el artículo 1, párrafo 3, letra a) de la Ley italiana n.129/2004 por la que el legislador italiano transpuso el Reglamento Europeo nº 4087/1988. Como se puede comprobar fácilmente, el know-how tiene un contenido de varios tipos y consiste, en principio, en la suma de habilidades, informaciones y conocimientos de los que el franquiciador es titular y que son necesarios e imprescindibles para el correcto desempeño de la actividad dentro de la red de franquicia. El franquiciador transfiere sus propios conocimientos técnicos al franquiciado con el llamado “franchise package” mediante acuerdos de cesión o acuerdos de licencia. Por su parte, el franquiciado paga el canon al franquiciador, que se denomina “franquicia”, que puede ser fijo o variable, en función de los acuerdos y del tipo de know-how a transferir. 
Esta riqueza de conocimientos que comparte el franquiciador permite a todos los franquiciados disponer de una ventaja competitiva en un contexto económico determinado, lo que constituye el punto fuerte de la franquicia.

2. Transmisión del know-how 

A pesar de la necesidad de que el franquiciador transmita el know-how al franquiciado, la legislación italiana no impone ninguna norma en cuanto al modo de transmisión. Sin embargo, como práctica establecida, se considera que la forma “más segura” de transmitir el know-how es preparar un manual operativo que se adjunta al contrato de franquicia y se convierte en parte integrante del mismo.

La ventaja de utilizar un manual de operaciones consiste en la posibilidad de indicar de forma clara y exhaustiva todo lo necesario para la conducción de la actividad empresarial y para el aprovechamiento de las habilidades y conocimientos previos. Sin embargo, para que el manual de operaciones se entienda de la mejor manera posible y se pueda obtener la ventaja competitiva del know-how, no debe ser una lista o la mera enunciación de fórmulas genéricas, sino que debe contener una indicación clara e inteligible de las normas de calidad de toda la red de franquiciados.

El único límite que encuentra la transmisión escrita del know-how reside en la necesidad de transmitir también conocimientos prácticos; en este caso, la tendencia es organizar sesiones o cursos de formación que permitan al franquiciador transmitir los conocimientos técnicos a su red de franquiciados. En este sentido, la tendencia es organizar sesiones de formación a lo largo de toda la duración del contrato de franquicia y permitir la actualización continua de los franquiciados y de su personal a medida que el negocio y la red evolucionan. Esto significa que el franquiciador es libre de introducir cambios en el know-how en el ámbito de su actividad, siempre que informe a sus franquiciados y les permita el acceso inmediato a estos nuevos conocimientos.

La importancia y necesidad de que el know-how sea transmitido por el franquiciador al franquiciado viene confirmada por el artículo 3, párrafo 4, de la Ley italiana n. 129/2004, en el que el legislador italiano estableció la obligación de indicar específicamente el “know-how aportado por el franquiciador al franquiciado” y “las posibles modalidades de reconocimiento de la aportación de know-how por parte del franquiciado”. De ello se desprende que si el know-how no se transmite o si es insuficiente a efectos del ejercicio de la actividad, el contrato de franquicia debe considerarse nulo por imprecisión del objeto. En esta hipótesis, el franquiciado también tendrá derecho a exigir la restitución de todas las sumas eventualmente abonadas al franquiciador y a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

3. Protección del know-how

Es evidente que el know-how, es decir, la suma de conocimientos desarrollados a lo largo de los años por el franquiciador - business formula - y que representa el núcleo del negocio desempeña un papel crucial. Por lo tanto, es indispensable que las empresas protejan su know-how y eviten que se disperse o divulgue a otros competidores. Por esta razón, los conocimientos técnicos deben ser objeto de cláusulas específicas de confidencialidad que se incluyan en el contrato de franquicia y que se extiendan no sólo a los franquiciados, sino también a sus empleados. Además, estas cláusulas siguen produciendo sus efectos más allá del plazo de duración del contrato de franquicia. En efecto, el deber de secreto y confidencialidad sobrevive al contrato de franquicia y obliga así al franquiciado a proteger el valor económico del know-how. A diferencia de la licencia de uso de la marca, que expira cuando finaliza el contrato de franquicia, en el caso del know-how la dificultad estriba en definir los contornos de la prohibición de uso por parte de los franquiciados y sus empleados una vez resuelto el contrato.

Precisamente, con el fin de garantizar un alto nivel de protección, el legislador también ha introducido normas específicas dentro de la CPI destinadas a salvaguardar y proteger el know-how y los secretos comerciales. Más concretamente, para obtener estas formas de protección, el franquiciador debe demostrar que (i) la información transmitida con el know-how es secreta y está identificada; (ii) el know-how tiene un valor económico; y (iii) el franquiciador ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar su secreto.

Una vez que el franquiciador haya demostrado la existencia de estos tres requisitos, entonces tendrá pleno derecho a proceder ante los tribunales para tutelar sus derechos y podrá reclamar tanto contra conductas intencionadas como negligentes. 

En efecto, el legislador ha previsto que será sancionable la conducta de adquirir, utilizar y divulgar el know-how y los secretos empresariales cometida por quien sabía o debía saber que esa información había sido obtenida de un tercero que, a su vez, la utilizó o divulgó de forma ilícita. Además de las conductas mencionadas, el legislador también ha previsto que se puedan imponer sanciones a quienes hayan producido o comercializado bienes sabiendo (o ignorando culpablemente) que eran objeto de la utilización ilícita de secretos comerciales y del know-how de terceros.

En conclusión, para garantizar la protección más eficaz del know-how, el franquiciador deberá 

  • elegir cuidadosamente su marca y registrarla teniendo en cuenta las opciones de negocio dentro del mercado;
  • prever cláusulas de resolución expresas o sanciones para proteger su propia marca y cualquier uso ilícito de la misma;
  • elaborar un manual operativo para la transmisión del know-how, que describa y exponga de forma clara y exhaustiva la información que el franquiciador pretende transmitir;
  • organizar cursos de formación para franquiciados, destinados a adquirir nuevos conocimientos técnicos;
  • conservar las pruebas de la transmisión del know-how y prever cláusulas específicas de confidencialidad destinadas a proteger el know-how incluso más allá de la duración del contrato de franquicia;
  • supervisar constantemente las actividades de los franquiciados, garantizando el uso correcto de la marca y del know-how;
  • actuar con prontitud, incluso ante los tribunales, si se constata la violación de sus derechos inherentes a la marca y al know-how.

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